統(tǒng)一專利和統(tǒng)一專利法院對(duì)專利所有人、被許可人和技術(shù)公司的影響及建議

統(tǒng)一專利法院（UPC）和統(tǒng)一專利（UP）的引入是歐洲專利制度50年來的最重大的變革。它從根本上改變了并將持續(xù)改變歐洲的專利風(fēng)險(xiǎn)狀況。UPC和UP制度已于2023年6月1日開始運(yùn)行。繼第一篇文章[1] 概述了新統(tǒng)一專利法院和新統(tǒng)一專利制度的結(jié)構(gòu)后，我們的這篇文章將概述新制度的影響，探討它所帶來的新的可能性，并對(duì)未來的策略提供指導(dǎo)。例如，在《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》（UPCA）[2] 實(shí)施后的7年（最長(zhǎng)14年）的過渡期內(nèi)，在決定是否“退出”UPC的自動(dòng)管轄時(shí)，歐洲專利（EP）的申請(qǐng)人和專利權(quán)人需要先仔細(xì)考慮的一些因素，然后才能對(duì)其特定專利（專利申請(qǐng)）采取最佳策略。在決定是否在歐洲專利申請(qǐng)獲準(zhǔn)后為其尋求統(tǒng)一保護(hù)（統(tǒng)一專利）時(shí)，同樣需要這些考慮。

現(xiàn)有的歐洲專利會(huì)怎么樣

——影響和建議采取的行動(dòng)

對(duì)于授權(quán)的歐洲專利（及基于這些專利授予的補(bǔ)充保護(hù)證書（SPC））所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，只要沒有宣布退出該制度，或在過渡期結(jié)束后，統(tǒng)一專利法院將自動(dòng)擁有專屬管轄權(quán)，并對(duì)侵權(quán)和無效案件作出裁決。這為希望捍衛(wèi)歐洲專利的專利所有人或希望無效歐洲專利的競(jìng)爭(zhēng)者創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)，并帶來了風(fēng)險(xiǎn)。

上文提到的第一篇文章已經(jīng)部分地討論了統(tǒng)一專利法院的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。下文將總結(jié)引入統(tǒng)一專利法院所帶來的具體方面，以及在支持統(tǒng)一專利或反對(duì)選擇退出（從而支持統(tǒng)一專利法院的管轄權(quán)）時(shí)需要考慮的問題。

1.1 統(tǒng)一專利法院對(duì)現(xiàn)有歐洲專利的管轄權(quán)

作為初步評(píng)論，應(yīng)該注意的是，在《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》生效后7年（最長(zhǎng)14年）的過渡期[3]，對(duì)基于歐洲專利或其補(bǔ)充保護(hù)證書的侵權(quán)和無效訴訟擁有管轄權(quán)的國家法院或相關(guān)部門將繼續(xù)與統(tǒng)一專利法院擁有平行管轄權(quán)，即在這一階段，原告可以選擇在國家法院或統(tǒng)一專利法院提起訴訟。但這種平行管轄權(quán)只存在于相對(duì)法院沒有發(fā)生訴訟的情況下。例如，如果已經(jīng)向統(tǒng)一專利法院提起無效訴訟，專利所有人就不能再向國家法院提起訴訟。在過渡期結(jié)束后，統(tǒng)一專利法院將完全取代國家法院處理上述所有爭(zhēng)議。

1.2 無效和侵權(quán)訴訟

對(duì)于尋求無效歐洲專利的競(jìng)爭(zhēng)者來說，向統(tǒng)一專利法院提起無效訴訟具有戰(zhàn)略上的優(yōu)勢(shì)，即在一次訴訟中，在那些加入《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》的歐盟成員國（以下簡(jiǎn)稱“締約成員國”）中，一次性消滅歐洲集合專利的國家專利的有效性。在2023年6月之前，這需要在所有相關(guān)的生效國進(jìn)行多個(gè)單獨(dú)的無效訴訟。

另一方面，在面對(duì)來自不同締約成員國的多個(gè)侵權(quán)競(jìng)爭(zhēng)者時(shí)，專利權(quán)人也可以從向統(tǒng)一專利法院提起的針對(duì)歐洲專利的國家專利的侵權(quán)訴訟中獲益，即獲得在締約成員國具有約束力的判決。

此外，對(duì)于這兩種情況，通過統(tǒng)一專利法院獲得一個(gè)單一的裁決不僅比在各個(gè)國家單獨(dú)提起訴訟更有效，而且還可以大大降低成本（更多細(xì)節(jié)，見下文I.部分1.節(jié)1.6小節(jié)）。

無論您是專利所有人或是無效請(qǐng)求人，您都應(yīng)該記住，統(tǒng)一專利法院是一個(gè)未經(jīng)檢驗(yàn)的法院，目前對(duì)于法律問題還沒有或僅有少量相關(guān)的案例法 -- 尤其是關(guān)于專利無效以及上訴法院在審查初審法庭的決定方面。因此，在所有各方對(duì)統(tǒng)一專利法院的做法感到滿意之前，他們可能會(huì)想方設(shè)法通過統(tǒng)一專利法院進(jìn)行集中無效而限制許可費(fèi)的下降。因此，在每個(gè)案件中應(yīng)仔細(xì)考慮支持或反對(duì)統(tǒng)一專利法院管轄權(quán)的論點(diǎn)。

1.3 程序法

統(tǒng)一專利法院的程序規(guī)則要求在訴訟程序啟動(dòng)后的12個(gè)月內(nèi)作出初審裁決。[4] 這比大多數(shù)國家法院要快。此外，重點(diǎn)是書面程序減少了成本。

特別是在新法院的初始階段，盡管統(tǒng)一專利法院的時(shí)限制度很嚴(yán)格，但國家法院（尤其是德國法院）的優(yōu)勢(shì)還是在于訴訟的速度，尤其是在以快速處理專利程序著稱的國家生效的歐洲專利案件。[5] 然而，就臨時(shí)禁令程序而言，關(guān)于訴訟持續(xù)時(shí)間的最初不確定性（支持國家程序（即選擇退出）的一個(gè)理由）并未出現(xiàn)，事實(shí)證明臨時(shí)禁令程序非常快速和有效。我們將在UPC系列文章的第3部分對(duì)此進(jìn)行更詳細(xì)的報(bào)道。

1.4 實(shí)體法

《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》還創(chuàng)建了新的實(shí)體專利法，主要是關(guān)于限制性使用，即直接和間接侵權(quán)的概念，以及其中的豁免，也就是諸如先用權(quán)或?qū)嶒?yàn)性使用的辯護(hù)。因此，對(duì)于“傳統(tǒng)”歐洲專利來說，統(tǒng)一專利法院的自動(dòng)管轄權(quán)也意味著《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》中規(guī)定的實(shí)體法規(guī)則的適用性，這些規(guī)則在一定程度上與之前適用的國家法律不同。在程序法方面，很明顯，統(tǒng)一專利法院的訴訟程序僅受《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》和統(tǒng)一專利法院的程序規(guī)則的管轄；國家法院的訴訟程序受其國內(nèi)訴訟法管轄。[6]

然而，在（至少）7年的過渡期，國家法院將如何處理實(shí)體專利法對(duì)現(xiàn)有歐洲專利的適用性，還有待觀察，因?yàn)椤督y(tǒng)一專利法院協(xié)議》的各種規(guī)定（例如第64、67、68、72條）使程序法與實(shí)體法之間密不可分。[7] 對(duì)這一問題的澄清可能產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，我們可以通過示例性比較《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》和德國專利法中關(guān)于共同專利侵權(quán)和實(shí)驗(yàn)例外的規(guī)定來說明：

因此，出于法律確定性的考慮，在過渡期，《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》應(yīng)適用于歐洲專利，而國家法院只應(yīng)運(yùn)用國家法律。然而，到目前為止，還沒有具體的法律規(guī)定國家法院是否必須適用《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》的規(guī)定，即國家法院在過渡期即使沒有選擇退出也繼續(xù)擁有平行管轄權(quán)，但在選擇退出后才擁有唯一的管轄權(quán)。[9] 普遍的意見可能是贊成國家法院完全運(yùn)用本國法律。[10]

因此，通過選擇退出，專利所有人有意選擇了已知的和完善的國家法院制度。

1.5 訴訟時(shí)效

《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》第72條規(guī)定了在統(tǒng)一專利法院審理時(shí)與所有形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償（通常是損害賠償和補(bǔ)償）有關(guān)的索賠期限。根據(jù)5年的時(shí)效期限，知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人在表面上擁有比德國法律更多的時(shí)間來主張他們的權(quán)利，因?yàn)楦鶕?jù)德國法律，首次索賠的一般時(shí)效期限為3年。然而，根據(jù)《德國民法典》（Bürgerliches Gesetzbuch - BGB）第852條的規(guī)定，對(duì)剩余損害的索賠在10年后才會(huì)失去時(shí)效。而且，《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》并不包含任何關(guān)于時(shí)效中止或中斷的規(guī)定。[11]

1.6 訴訟費(fèi)用

統(tǒng)一專利法院的管轄權(quán)會(huì)對(duì)訴訟費(fèi)用產(chǎn)生重大影響：如爭(zhēng)議被提交到三個(gè)或更多個(gè)締約成員國的法院，可以預(yù)見統(tǒng)一專利法院的法院費(fèi)用至少會(huì)低于在各國執(zhí)行歐洲專利所產(chǎn)生的法院費(fèi)用總和。[12] 即使統(tǒng)一專利法院運(yùn)行1年后，似乎也很難預(yù)測(cè)，訴訟程序所產(chǎn)生的法律和專利律師費(fèi)用要如何比較?？紤]到統(tǒng)一專利法院廣泛的管轄權(quán)和需要調(diào)動(dòng)的資源(以滿足統(tǒng)一專利法院所要求的較短期限)，實(shí)際的費(fèi)用可能比預(yù)期的要高，但最終也可以期望可以節(jié)省費(fèi)用。

是否選擇退出《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》的管轄范圍，必須根據(jù)案件具體情況來決定，并適當(dāng)考慮上述因素。

如果已經(jīng)有了選擇退出的合同義務(wù)，這些考慮就可以省卻；如果統(tǒng)一專利法院對(duì)有關(guān)專利的程序已經(jīng)在進(jìn)行中，也是如此，因?yàn)樵谶@種情況下，選擇退出的選項(xiàng)就不再適用。然而，在其他情況下，我們必須仔細(xì)思考，就有關(guān)專利而言，我們是否真的可以承擔(dān)在一個(gè)單一程序中抹去所有締約成員國的專利有效性的風(fēng)險(xiǎn)。

一旦做出選擇退出的決定，必須通過統(tǒng)一專利法院的案件管理系統(tǒng)進(jìn)行在線申請(qǐng)，最好是盡早申請(qǐng)。

選擇統(tǒng)一專利及其建議

隨著新制度的開始，專利申請(qǐng)人可以選擇未來的專利仍然是“傳統(tǒng)”歐洲專利[13] ，或者在UPCA締約成員國請(qǐng)求統(tǒng)一效力（統(tǒng)一專利）。早在2023年1月1日，歐洲專利局就通過兩項(xiàng)過渡性措施[14] ，創(chuàng)造了在UPCA于2023年6月1日生效之前提出這一請(qǐng)求的可能性，以及將歐洲專利的授權(quán)推遲夠長(zhǎng)的時(shí)間，以便在UPCA生效后提出請(qǐng)求。

1. 影響

統(tǒng)一專利法院將對(duì)統(tǒng)一專利有專屬管轄權(quán)；沒有選擇退出的選項(xiàng)。因此，在決定統(tǒng)一專利是否有意義時(shí)，也應(yīng)牢記上述關(guān)于《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》管轄權(quán)的利弊的觀點(diǎn)，以及考慮一些因統(tǒng)一專利的特殊地位而產(chǎn)生的問題。

除了成本問題（不僅是生效和維護(hù)成本，還有潛在的訴訟成本），在選擇統(tǒng)一專利和單獨(dú)生效的傳統(tǒng)歐洲專利之前，還有許多策略問題需要回答。這些問題主要包括：各自知識(shí)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟(jì)重要性、預(yù)期的實(shí)施、權(quán)利要求的類型，以及通過它們可以實(shí)現(xiàn)的保護(hù)范圍、任何預(yù)期的有效性挑戰(zhàn)以及與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的未來或現(xiàn)有合同。下面將詳細(xì)討論一些基本方面。

1.1 適用法律

統(tǒng)一專利受專利申請(qǐng)者（或者在有若干申請(qǐng)者的情況下，排名在先的申請(qǐng)者）所在國家的法律管轄。[15] 如果所有申請(qǐng)人都不是締約成員國的居民或營業(yè)地不在締約成員國境內(nèi)（例如在美國、中國、韓國或日本），則適用德國法律。[16]

在統(tǒng)一專利下，尤其是在有若干申請(qǐng)人的情況下，他們的排名順序因此有了全新的意義，不應(yīng)該被低估。

在申請(qǐng)日確定的適用法律決定了統(tǒng)一專利如何轉(zhuǎn)讓給其他所有人，許可有何影響，以及共同所有人有何權(quán)利和義務(wù)。適用法律是最終的，也就是說，即使申請(qǐng)人轉(zhuǎn)讓了統(tǒng)一專利或后來改變了營業(yè)地，它也不能改變。

1.2 可執(zhí)行性

如果打算進(jìn)行廣泛的地域保護(hù)（例如在醫(yī)藥領(lǐng)域經(jīng)常出現(xiàn)的情況），以及考慮在若干歐洲司法管轄區(qū)進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟，則統(tǒng)一專利通常是有利的。統(tǒng)一專利法院的管轄權(quán)與統(tǒng)一專利相聯(lián)系，不能被減損，其優(yōu)點(diǎn)是快速和跨國的侵權(quán)法庭裁決，可以以直接的方式執(zhí)行 -- 無論是在臨時(shí)禁令程序或是在實(shí)體程序中。

另一方面，潛在的專利侵權(quán)者將更容易對(duì)統(tǒng)一專利進(jìn)行集中挑戰(zhàn)，并且在最壞的情況下，在目前的所有17個(gè)締約成員國中將其無效。同樣可以預(yù)期的是（并已經(jīng)得到證實(shí)），特別是在臨時(shí)禁令程序中，統(tǒng)一專利法院也將始終嚴(yán)格審查所涉及的專利的法律有效性，因此，專利所有人在這方面將不再能夠依賴授權(quán)專利的有效性推定（正如現(xiàn)在德國法院審理的侵權(quán)糾紛中經(jīng)常出現(xiàn)的情況）。

1.3 訴訟

統(tǒng)一專利法院有自身的程序規(guī)則。[17] 該程序規(guī)則為法院提供了關(guān)于訴訟程序、取證以及可能被授予的臨時(shí)和保護(hù)措施的廣泛選擇。至于如何使用以及在何種條件下使用這些選擇，將由統(tǒng)一專利法院來確定其做法。因此，在決定是否申請(qǐng)統(tǒng)一效力之前，專利權(quán)人應(yīng)該熟悉這些規(guī)則，因?yàn)樗鼈儼煌囊?guī)定，例如對(duì)于最后期限和提交保護(hù)性聲明的重要性。

1.4 費(fèi)用

特別是在上述情況下，如果在四個(gè)以上的締約成員國尋求地域保護(hù)，并考慮在三個(gè)以上的歐洲司法管轄區(qū)進(jìn)行專利侵權(quán)訴訟，則統(tǒng)一專利可以提供比在締約成員國單獨(dú)生效專利而言更可觀的費(fèi)用節(jié)省。

首先，請(qǐng)求統(tǒng)一專利不涉及翻譯費(fèi)用、各國專利律師費(fèi)或官費(fèi)，而在《倫敦協(xié)議》下這些費(fèi)用仍會(huì)在某些情況下產(chǎn)生。所需要的只是提交一個(gè)翻譯文本和向歐洲專利局提出一個(gè)統(tǒng)一效力請(qǐng)求，這不需要任何費(fèi)用。[20]

統(tǒng)一專利的成本優(yōu)勢(shì)在年費(fèi)的情況下變得特別明顯，尤其在傳統(tǒng)歐洲專利需要在四個(gè)或更多個(gè)歐盟成員國維持時(shí)。在前10年，維持統(tǒng)一專利的費(fèi)用總共為4,685歐元；如果維持整個(gè)20年的期限，費(fèi)用將達(dá)到35,555歐元。[21] 相比之下，在目前的17個(gè)締約成員國中，維持傳統(tǒng)歐洲專利的年費(fèi)在20年期限結(jié)束時(shí)將達(dá)到近16萬歐元。

傳統(tǒng)歐洲專利隨著專利期限的推移，可以通過有選擇地停止在個(gè)別國家維持歐洲專利來節(jié)省年費(fèi)，但在統(tǒng)一專利中，通過部分放棄專利權(quán)來節(jié)省費(fèi)用是不可能的。因此，我們也可以考慮，專利產(chǎn)品或工藝的預(yù)期市場(chǎng)相關(guān)性是否可以支持在不同的國家和不同的時(shí)間段內(nèi)有選擇地進(jìn)行維護(hù)，特別是在專利生命周期的最后階段，只希望在一個(gè)或兩個(gè)國家進(jìn)行維護(hù)。在這種情況下，維護(hù)單個(gè)生效的總成本可能會(huì)大大低于統(tǒng)一專利的成本。

由于統(tǒng)一專利法院對(duì)由統(tǒng)一專利引起的法律糾紛有專屬管轄權(quán)，因此在決定支持或反對(duì)時(shí)，統(tǒng)一專利法院的訴訟費(fèi)用也可能是一個(gè)考慮因素。[22]

在任何情況下都必須盡早決定是否為仍在審理中的申請(qǐng)或未來的新申請(qǐng)請(qǐng)求統(tǒng)一效力，因?yàn)橄鄳?yīng)的請(qǐng)求必須在《歐洲專利公報(bào)》上公布授予歐洲專利后的一個(gè)月內(nèi)提出；這個(gè)期限不能延長(zhǎng)。[23] 相關(guān)的申請(qǐng)表格可在歐洲專利局獲得。[24]

如果傾向于申請(qǐng)統(tǒng)一專利（如果還有時(shí)間的話），應(yīng)戰(zhàn)略性地考慮在最重要的市場(chǎng)上確保雙重保護(hù)(再獲得國家保護(hù))，以減輕統(tǒng)一專利被集中無效的影響。實(shí)用新型的拆分將是另一種選擇，可以結(jié)合兩種制度的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然也要付出額外的成本。

讓合同考慮統(tǒng)一專利法院

統(tǒng)一專利和統(tǒng)一專利法院的引入也給技術(shù)合同帶來了重大變化，如專利許可協(xié)議、研發(fā)合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等等。因此，建議審查已經(jīng)簽訂的或正在準(zhǔn)備的合同，看它們是否與新制度以及其中的規(guī)定相一致，例如，關(guān)于申請(qǐng)和轉(zhuǎn)讓統(tǒng)一專利時(shí)的訴訟權(quán)、選擇退出、司法執(zhí)行和保護(hù)。根據(jù)具體情況，在現(xiàn)有和未來知識(shí)產(chǎn)權(quán)的共同所有權(quán)、專利申請(qǐng)中申請(qǐng)人的順序、申請(qǐng)策略、訴訟地位或適用法律等問題上，可能需要對(duì)以前的合同條款進(jìn)行調(diào)整。

當(dāng)重要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)被對(duì)外許可或?qū)?nèi)許可時(shí)，也必須作出類似的考慮。在這種情況下，也應(yīng)及時(shí)審查現(xiàn)有的許可協(xié)議，以確定是否需要根據(jù)新制度的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。如有必要，應(yīng)積極主動(dòng)地與各合同方進(jìn)行會(huì)談，在必要時(shí)修改或補(bǔ)充合同條款。下面將詳細(xì)討論一些可能需要修改的合同條款以及相關(guān)的考慮。

盡管登記選擇退出的是專利權(quán)人，但決定專利是否應(yīng)該選擇退出的往往是被許可人。這也適用于決定是將一項(xiàng)專利作為集合專利單獨(dú)在締約成員國生效，還是將其注冊(cè)為具有統(tǒng)一效力的統(tǒng)一專利。

1.1 未來和未決申請(qǐng)

專利申請(qǐng)初期的合同規(guī)則在很大程度上不受引入新制度所影響。無論選擇統(tǒng)一專利或是傳統(tǒng)的集合專利，它們初期在歐洲專利局的途徑是相同的。只有在參與加強(qiáng)合作的所有25個(gè)成員國[25] 都獲得了歐洲專利之后，才必須決定是否為目前17個(gè)締約成員國請(qǐng)求統(tǒng)一效力。

如果被許可人（而非所有人）有可能決定“是否”請(qǐng)求統(tǒng)一專利，則必須在許可協(xié)議中具體規(guī)定。由于請(qǐng)求統(tǒng)一效力[26]的一個(gè)月期限時(shí)間很短，且不能延長(zhǎng)，因此建議締約各方就這個(gè)問題進(jìn)行澄清或達(dá)成協(xié)議，如果可能的話，在授予歐洲專利之前。當(dāng)然，這也適用于未決的專利申請(qǐng)。

如果決定支持統(tǒng)一專利，可能需要對(duì)合同進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。例如，在傳統(tǒng)歐洲專利的情況下，有可能而且通常默認(rèn)將審查（申請(qǐng)和維護(hù)）和維持（法律辯護(hù)和執(zhí)行）之間的權(quán)限分開，而在統(tǒng)一專利的情況下，這種分開是不可能的，它只能作為一個(gè)專利在締約成員國的整個(gè)地域中進(jìn)行維護(hù)或辯護(hù)。另一方面，為個(gè)別締約成員國許可統(tǒng)一專利仍有可能。

如果與若干被許可人就未來或當(dāng)前的專利申請(qǐng)簽訂了針對(duì)不同國家或地區(qū)的若干許可協(xié)議，則問題就變得更加復(fù)雜。需要就合同審查和調(diào)整進(jìn)行非常密切的協(xié)商，因?yàn)橘澇山y(tǒng)一專利的決定可能會(huì)影響若干合同和若干合同方的權(quán)利。

在修改合同的相關(guān)條款時(shí)，各方需要承諾一個(gè)嚴(yán)格的程序，例如關(guān)于未來的協(xié)商和協(xié)調(diào)，以免錯(cuò)過申請(qǐng)統(tǒng)一專利的一個(gè)月期限。這不僅應(yīng)包括立即通知另一方根據(jù)《歐洲專利公約》第71(3) 規(guī)則授予歐洲專利的意向的義務(wù)，而且還應(yīng)規(guī)定協(xié)調(diào)和決策的時(shí)間限制。一般建議在專利授權(quán)之前就討論和解決這個(gè)問題。在理想情況下，這可以通過一個(gè)涵蓋這一內(nèi)容的特別條款來實(shí)現(xiàn)，該條款獨(dú)立于與第三方的侵權(quán)糾紛條款而存在。

1.2 已授予的知識(shí)產(chǎn)權(quán)

如果合同中包括已經(jīng)授予的歐洲專利或補(bǔ)充保護(hù)證書，一般來說不需要調(diào)整合同中已經(jīng)約定的維持這些權(quán)利的義務(wù)。

2.1 在現(xiàn)有歐洲專利的情況下，支持或反對(duì)統(tǒng)一專利法院管轄權(quán)的決定

根據(jù)《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》第83(3)條，只有“歐洲專利的所有人或申請(qǐng)人 [...]”可以選擇退出。根據(jù)現(xiàn)行法，被許可人在這個(gè)問題上沒有發(fā)言權(quán)。考慮到明確的措辭，這也必須適用于獨(dú)占被許可人，即使獨(dú)占許可，至少根據(jù)德國的法律解釋，被認(rèn)為具有物權(quán)效力。如果知識(shí)產(chǎn)權(quán)有一個(gè)以上的所有人或申請(qǐng)人，所有人都必須共同決定“是否”選擇退出并要求退出（或由共同授權(quán)的代表要求退出）。這既適用于典型的共同所有權(quán)的情況，也適用于歐洲專利的國家部分的所有權(quán)在不同的當(dāng)事人之間分割的情況。[27]

在實(shí)踐中，首先要問的是，現(xiàn)有的合同條款，通常不可能預(yù)見到統(tǒng)一專利法院的出現(xiàn)和選擇退出的可能性，因此是否可以通過類比，擴(kuò)展到現(xiàn)在的可能性。這只能在考慮到各自條款的實(shí)際措辭的基礎(chǔ)上逐案回答。然而，在許多情況下，至少會(huì)存在相當(dāng)大的法律不確定性。因此，我們強(qiáng)烈建議調(diào)整現(xiàn)有的合同，納入處理這些問題的明確條款。

此外，應(yīng)該注意的是，選擇退出（或后來選擇加入）意味著合同雙方的新的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。因此，嚴(yán)格來說，單單讓目前在合同上負(fù)責(zé)申請(qǐng)和維護(hù)歐洲集合專利的一方現(xiàn)在也對(duì)選擇退出這個(gè)影響極其深遠(yuǎn)的問題擁有無限的自由裁量權(quán)是不對(duì)的。

如果無法對(duì)合同條款進(jìn)行足夠及時(shí)[28] 的協(xié)商一致的修正，可能會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，即許可人有必要選擇退出，以避免其知識(shí)產(chǎn)權(quán)因以下原因而在不期望的法院被提起訴訟：獲正式授權(quán)的許可持有人的非協(xié)調(diào)行動(dòng)（禁止令、侵權(quán)訴訟）或因第三方（引起）的行動(dòng)（無效或消極確認(rèn)訴訟）（在統(tǒng)一專利法院的情況下，這將涉及集中無效訴訟的風(fēng)險(xiǎn)）。

對(duì)于現(xiàn)有歐洲專利的合同來說，還必須確保一旦就選擇退出達(dá)成共識(shí)，就必須非常迅速地采取行動(dòng)，以避免在選擇退出宣布登記前，專利在統(tǒng)一專利法院遭到訴訟，而這將永久地阻止選擇退出的生效。在這里，將一個(gè)非常密切的磋商過程與相應(yīng)的行動(dòng)義務(wù)達(dá)成協(xié)議也是至關(guān)重要的。

涵蓋這些方面的合同條款應(yīng)如何具體制定，在很大程度上取決于被許可技術(shù)的性質(zhì)、相關(guān)領(lǐng)域和各方之間的角色分配。

2.2 排他性許可的財(cái)產(chǎn)權(quán)

在排他性許可協(xié)議中，通常打算并同意由被許可人負(fù)責(zé)在協(xié)議覆蓋的地域內(nèi)執(zhí)行權(quán)利和保護(hù)被許可的財(cái)產(chǎn)權(quán)。如果已在不同的地域向不同的合同方授予排他性許可，各自國家的被許可人在發(fā)生法律糾紛時(shí)，通常更容易向本國法院提起訴訟，換句話說，就是不申請(qǐng)統(tǒng)一專利并作出選擇退出的宣布。[29] 否則，就會(huì)發(fā)生被許可人通過援引UPC而相互阻撓，甚至使知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到集中無效挑戰(zhàn)的情況。在沒有相應(yīng)的合同規(guī)定的情況下，專利所有人因此有可能在其生效的所有成員國中失去他們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2.3 針對(duì)第三方的執(zhí)行——誰有權(quán)提起訴訟？

關(guān)于被許可人和許可人之間的關(guān)系，《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》第47(2) 條規(guī)定了訴訟權(quán)的問題：

“除非許可協(xié)議另有規(guī)定，同專利所有人，專利的排他性許可持有人有權(quán)向法院提起訴訟，但必須事先通知專利所有人?！?/p>

因此，如果專利所有人希望避免非自愿地卷入法律訴訟，這個(gè)問題必須在合同中解決。然而，目前還不清楚如何定義UPCA下的排他性許可。僅有地域限制的許可的被許可人在多大程度上可以獲得統(tǒng)一專利法院對(duì)所有UPCA締約國的裁決，這個(gè)問題到目前為止似乎還沒有得到解決。然而，在被許可人的地域之外存在著溢出效應(yīng)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。《統(tǒng)一專利法院協(xié)議》第34條規(guī)定：

“對(duì)于歐洲專利，法院的裁決應(yīng)涵蓋對(duì)歐洲專利具有效力的締約國的地域”。

這是統(tǒng)一專利法院的關(guān)鍵基礎(chǔ)原則之一。例如，這意味著在有地域限制的被許可人提起的侵權(quán)訴訟中獲得的禁令很可能在所有UPCA締約國生效，甚至在保留給許可人或授予另一個(gè)排他性許可人的地域中。在任何情況下，如果沒有適當(dāng)?shù)暮贤?guī)定，現(xiàn)有歐洲專利的被許可人就有可能通過向統(tǒng)一專利法院提起訴訟來剝奪專利所有人選擇退出的可能性，此外，還可能使該專利在所有締約成員國面臨被無效的危險(xiǎn)。這是因?yàn)樘崞鹪V訟會(huì)自動(dòng)確認(rèn)統(tǒng)一專利法院的管轄權(quán)，使選擇退出不可能實(shí)現(xiàn)。另一方面，在統(tǒng)一專利法院的訴訟中，專利所有人有可能在任何時(shí)候加入被許可人提起的訴訟。[30] 如果合同方不希望發(fā)生這種情況，就必須在許可協(xié)議中加入相應(yīng)的條款。如果已授予若干有地域限制的排他性許可，或者如果被許可人已憑借合同獲得提起訴訟的權(quán)利，澄清事實(shí)就變得更為迫切。為了防止發(fā)生任何令人不快的意外，對(duì)已經(jīng)存在的歐洲專利來說，經(jīng)驗(yàn)法則應(yīng)該是：授予的許可越多，就越需要盡早選擇退出有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，就越迫切需要審查并在必要時(shí)調(diào)整許可協(xié)議。

2.4 針對(duì)第三方挑戰(zhàn)的法律辯護(hù)

另外，在第三方對(duì)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有效性提起訴訟的情況下，建議各方在整個(gè)訴訟過程中交換信息，并相互通報(bào)訴訟情況。在統(tǒng)一專利法院的代表權(quán)適用與《歐洲專利公約》相同的規(guī)則。在EPC締約國有住所或主要營業(yè)地的專利所有人，可以在歐洲專利局有關(guān)統(tǒng)一專利的訴訟中代表自己行事。[31] 代表可以通過個(gè)別授權(quán)或一般授權(quán)獲得授權(quán)。與統(tǒng)一專利有關(guān)的所有程序都需要額外授權(quán)。[32]

在提交申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)申請(qǐng)人的所在地或營業(yè)地所在的成員國的法律（如果該成員國已經(jīng)加入了統(tǒng)一專利體系），則認(rèn)為統(tǒng)一專利是財(cái)產(chǎn)對(duì)象。

因此，一旦決定支持統(tǒng)一專利，合同中的法律選擇就變得尤為重要。其中一些國家法律規(guī)則將是默認(rèn)的規(guī)則，可以通過當(dāng)事人之間的相反協(xié)議（例如精心起草的共同所有權(quán)條款）而不適用。其他規(guī)則將是強(qiáng)制性的（例如，有效的轉(zhuǎn)讓或許可須遵守的手續(xù)），即使通過協(xié)議，當(dāng)事人也不能背離這些規(guī)則。很明顯，“統(tǒng)一專利”的處理方式可能非常不同，這取決于個(gè)案的具體情況。因此，在申請(qǐng)統(tǒng)一專利之前，為了避免出現(xiàn)不愉快的意外，各方應(yīng)該已經(jīng)仔細(xì)研究了最終適用的法律。因此，申請(qǐng)人的排名順序是至關(guān)重要的，申請(qǐng)人應(yīng)仔細(xì)考慮，如有必要，在合同中說明在歐洲專利申請(qǐng)中的哪一方將被排名在先。在作者看來，為了建立這方面的法律確定性和明確性，非常值得考慮在登記冊(cè)中注明適用于各自的統(tǒng)一專利的法律。但是，至少到目前為止還沒有這樣的計(jì)劃。

隨著統(tǒng)一專利和統(tǒng)一專利法院的引入，有許多新的決策可能性應(yīng)該被考慮到，特別是在締結(jié)未來的技術(shù)合同時(shí)，或者可能需要對(duì)現(xiàn)有合同進(jìn)行修改時(shí)。統(tǒng)一專利法院和統(tǒng)一專利意味著現(xiàn)有的合同可能會(huì)產(chǎn)生與原來設(shè)想不同的影響，而且該制度引起了一些新的問題，而這些問題在簽訂合同時(shí)不一定被考慮到。

同時(shí)，統(tǒng)一專利的法律來源在權(quán)利轉(zhuǎn)讓、許可、強(qiáng)制許可和在先使用權(quán)等方面包含了許多監(jiān)管空白，需要由國家法律加以彌補(bǔ)。因此，法律的選擇是非常重要的。其結(jié)果并非一致性，而是多樣性。[36] 因此，專利權(quán)人須了解哪個(gè)國家的法律適用于他們的統(tǒng)一專利，比如說，重組他們?cè)跉W洲的業(yè)務(wù)是否會(huì)導(dǎo)致更有利的安排。

在法律顧問的協(xié)助下，審查與專利有關(guān)的合同和與許可有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)表格，以確保這些表格符合最終適用于未來統(tǒng)一專利的國家法律。對(duì)于與專利有關(guān)的合同，特別是關(guān)于產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)和管理方面的責(zé)任和費(fèi)用分配的合同條款（所謂的“審查和維護(hù)條款”），以及關(guān)于權(quán)利執(zhí)行的條款（所謂的“執(zhí)行條款”）和對(duì)法律現(xiàn)狀的攻擊的法律辯護(hù)，均應(yīng)進(jìn)行審查，并在必要時(shí)適應(yīng)新情況。

一般來說，最好是確定對(duì)目前的法律狀況至關(guān)重要的方面，再詢問是否會(huì)受到新制度的影響。

（作者非常感謝他們的研究助理Sandra Spensberger為本文的準(zhǔn)備工作做出了巨大貢獻(xiàn)。）